Фирменное наименование как основание для оспаривания товарного знака: позиция Верховного суда

Суть спора

В рамках дела об оспаривании регистрации товарного знака заявитель ссылался на ранее возникшее право на сокращённое фирменное наименование.

По мнению заявителя, регистрация спорного обозначения нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку обозначение сходно до степени смешения с произвольной частью фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения, указав на отсутствие доказательств фактического использования фирменного наименования в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый знак. Административный орган также отметил, что деятельность лицензиатов заявителя не может быть учтена при разрешении вопроса о применении пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Первая инстанция Суда по интеллектуальным правам согласилась с позицией Роспатента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам кассационную жалобу удовлетворил.

Верховный суд отменил постановление президиума и оставил в силе решение первой инстанции.

Правовая конструкция

Пункт 8 статьи 1483 ГК РФ устанавливает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, в отношении однородных товаров.

Ключевые элементы правового состава:

• возникновение права на фирменное наименование ранее даты приоритета товарного знака;

• сходство обозначений до степени смешения;

• однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности, фактически осуществляемых обладателем фирменного наименования;

• фактическое использование фирменного наименования обладателем.

Именно последний элемент стал предметом разногласий в настоящем деле.

Позиция Роспатента и суда первой инстанции

Административный орган и суд первой инстанции исходили из следующего:

1. Право на фирменное наименование у заявителя возникло ранее даты приоритета спорного товарного знака.

2. Сокращённое фирменное наименование сходно со спорным товарным знаком до степени смешения.

3. Однако заявитель не доказал факт самостоятельного использования фирменного наименования в отношении товаров 28-го класса МКТУ (или однородных с ними). Представленные доказательства касались деятельности лицензиатов заявителя, что не может быть признано использованием фирменного наименования самим правообладателем.

Квалификация деятельности лицензиатов как использования фирменного наименования правообладателя признана необоснованной ввиду прямого запрета на распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (пункт 2 статьи 1474 ГК РФ).

Позиция президиума Суда по интеллектуальным правам

Президиум счёл возможным принять во внимание деятельность лицензиатов при условии, что они действовали под контролем правообладателя и доводили до потребителей сведения о фирменном наименовании лица, под контролем которого выпускается продукция. По мнению президиума, указание на упаковке «По лицензии [правообладатель]» свидетельствует об осведомлённости потребителя о причастности правообладателя к выпускаемой продукции.

Позиция Верховного суда

Верховный суд указал на следующие обстоятельства.

Фирменное наименование не может быть передано третьим лицам

Исключительное право на фирменное наименование является непередаваемым и неотчуждаемым. Законодательство не предусматривает правовых оснований для квалификации действий третьих лиц по применению обозначения, воспроизводящего фирменное наименование правообладателя, в качестве способа использования соответствующего средства индивидуализации по правилам пункта 1 статьи 1474 ГК РФ.

Указание на чужое фирменное наименование не является его использованием

Размещение на упаковке продукции маркировки «Произведено по лицензии [правообладатель]» находится за рамками реализации права на фирменное наименование. Это действие представляет собой извещение неопределённого круга лиц о присутствии на рынке продукции, производимой под контролем правообладателя. Такое извещение не является способом использования фирменного наименования.

Различие функций товарного знака и фирменного наименования

Товарный знак служит для индивидуализации товара, фирменное наименование — для индивидуализации юридического лица. Смешение этих функций недопустимо. Осуществление права на фирменное наименование связано исключительно с самостоятельными действиями правообладателя. Гражданский кодекс не разделяет случаи использования фирменного наименования самим правообладателем и лицензиатом.

Практические выводы

Для обладателей фирменных наименований

Наличие права на фирменное наименование не является безусловным основанием для аннулирования чужого товарного знака.

Для успешного оспаривания необходимо доказать:

• возникновение права ранее даты приоритета оспариваемого знака;

• сходство обозначений;

• однородность товаров;

• фактическое использование фирменного наименования самим правообладателем в отношении соответствующих товаров.

Деятельность лицензиатов (сублицензиатов) в расчёт не принимается.

Для обладателей товарных знаков

Наличие у оппонента фирменного наименования с более ранним приоритетом не является фатальным. Для успешной защиты необходимо установить, что оппонент не использовал своё фирменное наименование лично в отношении тех товаров, для которых зарегистрирован ваш знак.

Верховный суд подтвердил: фирменное наименование не является товарным знаком. Его защита строится на иных принципах.

Исключительное право на фирменное наименование не подлежит передаче.

Использование лицензиатами обозначения, воспроизводящего фирменное наименование правообладателя, не может быть признано использованием самого правообладателя.

Для защиты бренда необходима регистрация товарных знаков в соответствующих классах МКТУ. Для оспаривания чужой регистрации — доказательства личного использования фирменного наименования.